触宝美国专利申请OA答复案例

负责人:时间:2020年03月30日浏览:1342

触宝成立于2008年8月,是一家总部设立在上海的创新型移动互联网企业,成功在美国纳斯达克上市,是第一家在MWC展会上荣获世界移动通信大会颁发的全球移动创新大奖的中国企业,2011年被评选为"红鲱鱼亚洲创新百强",2014年被美国《快公司》(Fast Company)杂志评为全球最具创新力的50大公司。


目前,触宝在触宝输入法以及触宝电话上的国际专利已经有140多项。触宝作为创新型企业,非常重视知识产权的保护,其中输入法是触宝的核心技术。


我们在2013年8月,受触宝委托,接手一件美国专利申请(专利申请号:US12/679352)的FINAL OA的答复。该专利为输入法相关专利,因此,触宝对于该美国案的答复非常重视。然而,由于委托我们之前未能针对审查意见进行有效的答复,导致审查员下发了最终驳回通知(Final OA)。


虽然本发明的技术方案与对比文件的方案有区别,但独立权利要求的语言限定了比较宽泛的范围,即独立权利要求的范围涵盖了对比文件的方案。虽然之前委托的代理所的代理人为了克服新颖性问题对权利要求进行了比较大的修改,但并没明确地与对比文件区分开,因此,并没有说服审查员,反而不合适地在某些方面缩小了权利要求的保护范围。另外,该案涉及抽象概念,单纯的抽象概念的权利要求由于先占了太多的权利要求会被认为是不可专利的客体。因此,需要对这样的权利要求进行修改,还要确保不会被审查员认为是纯抽象概念的权利要求。


接受委托后,我方代理人首先对本申请的技术方案进行了全方位的了解,与发明人和IPR进行了深入的沟通,并对历次的审查意见和相关对比文件进行了梳理。


在美国专利审查、复审、无效阶段,对权利要求的解释采用最宽合理解释原则,例如,在有些判例中,法院指出,在专利审查过程中,待审专利的权利要求在可能的范围内解释得越宽越好!我们发现之前的答复并没有考虑审查员在检索之前要先对权利要求进行最宽合理解释的问题,而且由于之前基于同族中文申请的翻译的表达并不合适,使得审查员能够基于最宽合理解释的原则将权利要求的范围解释成了一个非常宽泛的范围,从而认为对比文件的方案被涵盖在独立权利要求的保护范围内。


为了使得本申请的技术方案能够与权利要求明确地区分开,我们根据说明书的内容,对独立权利要求的语言进行修改和调整,使得修改后的权利要求能够与对比文件区分开,从而让审查员无法解释成包括对比文件的方案的范围而授予该案专利权。